21. Лицензионен договор (вкл. договор за отстъпване на ноу-хау). Задължения и отговорност на страните. Приложимо право.

1. Общи бележки.
1.1. Сделки. Всички сделки са възможни с обектите на интелектуалната собственост, в случая с патентите - напр. продажба (чл. 183 ЗЗД: прехвърля се собственост върху вещ или друго право), замяна (не се практикува), завещание, залог (по-скоро теоретично). Най-прилаганата сделка е лицензионен договор. Той най-добре отговаря на особеностите на обектите.
1.2. Лицензия.
1) С лицензия напоследък се означава разрешението, което обикновено се издава от органи на изпълнителната власт за упражняване на някои видове търговски дейности (банкова, застрахователна).
2) В патентното право с този термин се означава субективното право на едно лице да използва чуждо нематериално благо.
2. Лицензионен договор.
2.1. Правна уредба.
1) Чл. 31 ЗП дава насоки - предмет, видове лицензии, действие спрямо трети лица.
2) Чл. 587-599 ТЗ съдържат отделни разпоредби, непълно уреждане на въпроса. Лицензионните сделки са определени като търговски, абсолютни търговски сделки (чл. 286, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 12 ТЗ), а и винаги едната страна ще е търговец и сделките пак щяха да бъдат търговски - подчиняват се на общите правила за търговските сделки и на специалните норми на чл. 587-599 ТЗ (императивни и диспозитивни правила).
2.2. Предмет, определение. Чл. 31 ЗП говори за заявено ила патентовано изобретение; чл. 587 ТЗ - притежателят на право върху изобретение, полезен модел и т.н. отстъпва ползването му.
1) Лицензионният договор е договор между две лица, по силата на който едната страна лицензодател (винаги патентопритежател) отстъпва правото на използване върху една своя технология на друго лице (лицензополучател) срещу възнаграждение.
2) Предмет: в единия закон (ЗП) това е самото изобретение, в другия закон (ТЗ) е използване на самото изобретение. Според Е. Марков второто разбиране е по-правилно. Според други патентът е предмет на лицензионния договор. Изключителното право на патентопритежателя за използване, експлоатация на изобретението са предмет на договора - отстъпват се правомощия, но патентът се запазва.
2.3. Страни:
1) Лицензодател - патентопритежател при патентната лицензия (лице, което притежава изключително право върху изобретение, полезен модел); М. Павлова: също и лице, което е подало искане за издаване на патент.
2) Страна, на която се отстъпва, предоставя (не прехвърля) - лицензополучател. М. Павлова: в определени случаи и лицензополучателят може да отстъпва лицензия на други лица.
2.4. Съпоставка, отграничения.
1) Лицензионен договор и продажба.
- При продажбата прехвърлителят престава да бъде собственик (прехвърлително правоприемство). При патентната лицензия се отстъпват, предоставят част от правомощията, няма прехвърляне - патентът се запазва от патентопритежателя (не се прехвърля), в някои случаи той използва тези правомощия. Лицензионният договор е с продължително изпълнение, размерът на възнаграждението се определя по специфичен начин (напр. обвързва се с реализирания доход).
- Двата договора имат и прилики - двустранни, възмездни, придобиване на права по производен начин (от значение е дали праводателят има правото и дали обектът има определени качества) - оправдано е аналогичното приложение на правилата за евикция и недостатъци (М. Павлова).
2) Договор за наем, аренда. Лицензионният договор наподобява договор за наем, аренда. Наемателят може да бъде само един (една страна), а при лицензионният договор не е така; има разлики при определяне на възнаграждението; по принцип не могат да се отстъпват сублицензии, а наемателят може да пренаема части от вещта (чл. 234 ЗЗД); разлики в задълженията. Има съществени различия - лицензионният договор не е разновидност на наема.
3) Договор за дружество (гражданско или търговскоправно). При дружеството има обединяване с обща цел, всички страни се съсредоточават в една посока - договорът е многостранен. При лицензионния договор чак такова обединяване не се получава (единият дава технологията, а друг възнаграждение), всеки се стреми към собствена стопанска цел. М. Павлова: някои лицензионни договори разкриват прилика с дружеството (има известна еднопосочност на интересите) - възнаграждението зависи от печалбата, страните взаимно си разменят техническа информация и т.н.: когато има елементи на дружество, при тях ще се прилагат съответните правила, напр. смекчаване на отговорността (виж стр. 191-192).
Следователно, лицензионният договор е sui generis. Специални разпоредби на други договорни видове могат да се прилагат само ако са налице условията за аналогия на закона.
Разлика от опцията (виж по-долу; М. Павлова, стр. 194-195).
2.5. Характеристика.
1) Двустранна сделка - договор.
2) Двустранен договор: всяка страна има задължения. От това следва, че спрямо него могат да намерят приложение възражението за неизпълнен договор, развалянето по чл. 87 ЗЗД и другите разпоредби за тази категория договори.
3) Възмезден договор: срещу прехвърлянето на правото на използване се дължи възнаграждение.
4) Формален договор. До измененията в ТЗ можеше да се каже, че договорът е неформален, сега лицензионният договор се сключва в писмена форма - чл. 587, ал. 2 ТЗ. Поставя се въпросът дали това е форма за доказване или форма за действителност; според Е. Марков изискването като че ли не е толкова строго. Лицензионните договори трябва да се впишат в регистър към ПВ (чл. 31, ал. 4 ЗП, чл. 590 ТЗ). Нерегистрирането води до относителна недействителност: за третите лица сделката не съществува, макар между страните сделката да е валидна - при спор с трети лица получателят на регистрирана лицензия ще загуби.
5) При голяма част от лицензионните договори от значение е доверието между страните. Личните качества на лицензополучателя имат значение, за да се гарантират интересите на лицензодателя. Лицензодателят е заинтересован да се произвеждат качествени стоки, при търговията с тях да са спазват определени правила, чрез които да се запази и подобри реномето му. Когато възнаграждението е според произведените и реализирани изделия, от значение са деловите качества на лицензополучателя. В тези случаи договорът трябва да се характеризира като intuitu personae. Това означава, че правоотношението по него не преминава автоматично върху правоприемниците на лицензополучателя - от лицензодателя зависи дали ще продължи договора (М. Павлова).
6) Комутативен договор. Въпреки че съществува риск да не може да се реализира изгодно обектът на договора (напр. може да се създаде по-прогресивно техническо решение), всяка от страните знае при сключването му какво престира: правото на използване на обекта и лицензионното възнаграждение са определени по вид и стойност престации.
2.6. Видове лицензия.
1) Изключителна и неизключителна лицензия. Става дума за нещо различно от изключителното право на патентопритежателя.
- Изключителна лиценция (чл. 31, ал. 3 ЗП, чл. 596 ТЗ): 1) Патентопритежателят не може да произвежда сам и да сключва повече лицензии, за него остава голият патент (може да произвежда при изрична уговорка). Изключителната лицензия трябва да бъде изрично уговорена. Лицензодателят няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица (ЗП), лицензополучателят може да отстъпва лицензии на други лица (ТЗ).
- Неизключителна лицензия: патентопритежателят може да произвежда и да сключва лицензионни договори.
В някои страни (Германия) се говори за изключителна, полуизключителна (само сам да произвежда) и неизключителна (да произвежда и да сключва лицинзии) лицензия.
2) Пълна (законна) и ограничена лицензия. Обикновено правата не се отстъпват в пълен обем. Ограниченията се съдържат в договора, макар ТЗ да поставя териториално ограничение (ако не е уговорено друго, произвежда се само в страната). Може да има ограничения за брой, технически ограничения (напр. мощност на произвежданите лампи и др.), ограничения по време, ограничения на цени (рядко). При нарушаване на ограниченията лицензополучателят се превръща в нарушител. Възможни са всякакви ограничения, пълната и изключителна лицензия е много скъпа. Пълната лицензия се засича с изключителната (на определена територия лицензията може да е изключителна, а на друга - не).
3) Може да съществува кръстосана лицензия. Две дружества си разменят правата по патентите, които имат. Опасно е - ограничение на конкуренцията (може да е нарушение на антимонополно законодателство). Може пък при спор, процес да се стигне до спогодба и да си разменят правата.
4) Сублицензия (подлицензия). Лицензополучателят сключва с друго лице същия договор за отстъпване на технологията. Изключителната лицензия може да се сублицензира, доколкото не е уговорено друго. ТЗ предвижда да се иска съгласие на патентопритежателя, когато е уговорено (съгласие може да бъде отказано само по важни причини). Въпросът е спорен.
2.7. Същност на лицензионния договор, правна природа.
1) Преди време определено е бил ненаименован договор (няма правна уредба). Според Е. Марков въпросът дали сега е наименован или ненаименован договор съществува - има правна уредба, но тя е бедна, не обхваща съществените моменти (възможно е и сега да се определи като ненаименован договор). Уредбата е непълна, затова при изготвяне на лицензионен договор е добре да се уредят подробно различните въпроси.
2) Проблемът за правната природа на този договор е от значение при преодоляване на празнотите в уредбата чрез прилагане на разпоредби, предвидени за други договори. В миналото правната природа се изяснява чрез теорията на отказа - лицензодателят се отказва от правото си да забрани използването на обекта, но не поема задължения спрямо лицензополучателя (не се поражда правоотношение). Сега се смята, че лицензията е положително право, на което съответства задължение на лицензодателя. Прави се разлика между правната природа на изключителната и неизключителната лицензия.
- При неизключителната лицензия лицензодателят може да отстъпва други лицензии и сам да използва обекта, при изключителната може да използва само при изрична уговорка. При неизключителната не могат да се отстъпват сублицензии, освен ако не е уговорено изрично, при изключителната лицензия лицензополучателят има това право.
- За определяне на правната природа е от значение разликата при уреждане на правната защита. Лицензополучателят на изключителна лицензия може да предявява иск за нарушени патентни права срещу всеки (чл. 27, ал. 3 ЗП) - дава основание да се счита, че правото е абсолютно (може да се противопостави на всеки). Лицензополучателят на неизключителна лицензия не може сам да предявява такива искове (чл. 27, ал. 5)- зависим е от защитата на патентопритежателя, правата му са неизключителни, облигационни.
Теорията за лицензията като право, част от самото патентно право означава, че лицензията трябва да е винаги изключително, абсолютно право - не е възможно при неизключителната лицензия - тази теория не обяснява сполучливо правната природа на лиценцията.
2.8. Задължения на страните (задълженията на едната страна са права на другата страна) - зависи дали е изключителна лицензия.
2.8.1. Задължения на лицензодателя:
1) Да отстъпи правата на експлоатация, които произтичат от патента. Прехвърлянето става автоматично (подобно на облигаторно-вещния ефект по чл. 24 ЗЗД).
2) Да разреши използването на технологията. Става с приложение към договора (“задължава се да предостави цялата информация по анекс N ..”). Дълго време в това се вижда отказ от исковете - лицензионният договор като отказ от искове. Все още е така при дребните патенти, но при една тежка, сложна технология само разрешение не е достатъчно (необходими да и други действия) - това означава и още много: лицензодателят ще прати специалисти на място, той ще приеме специалисти на лицензополучателя да ги обучава - възникват много допълнителни въпроси (напр. кой ще ги командирова) и лицензионният договор мже да се окаже сноп от договори.
3) Когато е договор за изключителна лицензия, има задължение да не се отстъпват други лицензии. Въпросът е какво става с дадените вече лицензии - те остават, а лицензодателят трябва да ги съобщи, не може обаче да се дават нови. Ако това е уговорено, лицензодателят не може сам да произвежда. Въпросът е дали има учредително или прехвърлително правоприемство. Изглежда, че е учредително правоприемство (правото като че ли се разчленява - праводателят го запазва, получателят го експлоатира). Има обаче съмнение: искът за нарушено право може да се предяви и от патентопритежателя, и от изключителния лицензополучател - защо лицензополучателят да може да защитава изобретението, след като правоприемството му е учредително (формално обаче правото принадлежи на патентопритежателя). Икономически може да се постави въпросът за плащане на такси и други разходи, юридически обаче носител на правото е патентопритежателят. Трябва да се даде възможност на лицензополучателя (изключителен) да се защити срещу намеса от трети лица, патентопритежателят може да не плаща такси. Ако лицензията не е изключителна - сурогационен иск по ЗЗД (чл. 134).
4) Осигуряване на ползването - спокойно и несмущавано ползване на отстъпените права, защита срещу претенциите на трети лица.
5) Има и други задължения: задължения за взаимна информация (някой нарушава ли правото и т.н.), задължения за конфиденциалност, чл. 592 ТЗ.
2.8.2. Задължения на лицензополучателя:
1) Да направи възможното да се получи технологията, нужно е съучастие (да вземе документацията, да посрещне специалисти) - лицензионният договор е образователен процес, за който е нужно съучастие.
2) Да плати цената. Няма формула за определяне на цената на лицензията. Може да се изтъкват различни неща при определяне на цената (и в двете посоки): дали технологията е технологична рядкост, как влияе върху околната среда, създаване на работни места, какво ще бъде търсенето - т.е. отчитат се ефектите.
- Възможно е да се платят пари - плаща се цялата сума или цялата сума за сключване на договора и придобиване на технологията може да бъде разсрочена на вноски (рати).
- Може да не плаща в пари - да се отклонява част от продукцията към лицензодателя или да се доставя на определени пазари от негово име (роялти): има стимул по-точно да се изпълни технологията - по-добре ще се продава (процент от цената на изделие). Може и да се връща част от продукцията на лицензодателя, тогава той има интерес да прехвърли и търговската марка - самофинансиране чрез технологията. Често се плаща първо една сума, после роялти.
3) Да се допусне контрол на лицензодателя до производството, книгите, документите, откъдето да може да се види какво е производството, реализацията и т.н. - да се осъществи контрол върху производството. Това е главно с оглед на задължението за плащане при договори на роялти.
Задължение за тайна - 593 ТЗ.
2.9. Срокове. Освен че е ограничен от закона териториално, рядко се дава пълна лицензия, договорът е ограничен и във времето. Това се дължи най-малко на обстоятелството, че патентът е със срок (продължава 20 г. от заявяването). В договора може да се предвидят други срокове; но ако патентът се прекрати, лицензополучателят ще продължи да плаща, без да има защита. ТЗ се опитва да каже, че договорът се продължава, възниква обаче въпросът какво става, ако патентът се прекрати - може да бъде уговорено удължаване, но само в рамките на патента. Договорът се прекратява поради неизпълнение - неустойки.
Договорът може да се прекрати и с предизвестие (чл. 598 ТЗ): писмено предизвести, 6-месечен срок (ако не е уговорено друго), не и преди да е изтекла 1 г. от действието на договора. Не може лицензодателят да гарантира търговския успех на продукцията (зависи и от икономическата обстановка), гарантира само технологичния успех (техническата годност).
Договорът се прекратява и при обявяване на патента за недействителен, при угасване поради неплащане на такси.
2.10. Лицензионният договор се намира между директните инвестиции (завод в съответната страна и т.н.) и външната търговия. Вместо да се внася продукция, се произвежда на място, дава се лицензия на местен производител (замества външната търговия). Вместо да се строи завод в една държава се отстъпва лицензия (замества преките инвестиции). По този начин се създават работни места, внасят се нови технологии, разнообразява се пазарът, допринася се и за екологията.
2. Договор за ноу-хау. ТЗ определя този договор като лицензионен - не е точно. Около 60% от договорите не са за патентни лицензии, а за ноу-хау. Често договорите са смесени - от една страна патентна лицензия, а от друга страна производствена тайна.
2.1. Ноу-хау.
1) Има различни определения за ноу-хау: ТЗ го нарича производствен опит, според някои това са непатентоспособни технологии, според други са непатентовани, но патентоспособни технологии, според трети не е вярно нито едното, според други решаваща е тяхната тайнственост, пети виждат по-скоро опит, мениджърски опит и т.н.
2) Според Е. Марков основното е не толкова това, че технологиите са тайна, колкото това, че тези знания са недостъпни за страната, която иска да ги усвои. Този договор за ноу-хау е най-късият път за образоване как се правят нещата. Ноу-хау е нещо, което фактически опазваме от посегателства. Това не е субективно право, по-скоро едно фактическо положение (макар да се дава защита срещу крайни посегателства в ЗЗК) - производственият опит (ноу-хау) е благоприятен юридически факт (знание или опит).
2.2. Договорът за ноу-хау е един от малкото договори, които нямат за предмет право, а факт. Оттам нататък договорът за ноу-хау е като лицензионният договор с едно изключение: няма разрешение на отстъпващия. Не е лицензионен договор, защото не се дава разрешение - ако другата страна сама стигне до този опит, не може да бъде спряна.
1) Особеното е, че описанието е много по-подробно от лицензионния договор (няма друг източник, от където да се разбере) - по-засилено е задължението да се направи възможна експлоатацията, отколкото при лицензионния договор.
2) Няма такова нещо като право върху производствен опит (може да се стигне до обратния извод от чл. 387 ТЗ) - това е фактическо положение.
3) Задължението за тайна е по-силно. При патента тайна няма - той се публикува. Получава се двусмислие при сключване на договор за ноу-хау: от една страна не се знае за какво се плаща, тъй като тайната се пази, а след това може да се окаже нещо елементарно, от друга страна при разкриване на тайната при преговорите може да има използване на тайната и отказ от сключване на договора, защото няма защита. Тъй като става въпрос за тайна, а страната може да се запознае с опита и после да се откаже, се сключва един опционен договор (сделка за избор): ако страната, която иска да научи опита, се откаже от договора, да не използва наученото по време на преговорите (едва при преговорите се разкрива тайната), иначе се плащат големи неустойки.
3. Приложимо право при договорната лицензия. Има мнение, че се прилага правото на лицензодателя (както при продажбата се прилага правото на продавача). Тук обаче е невъзможно прилагането на правото на лицензодателя - той е патентопритежател, а патентът му действа само в страната му, много трудно е да се прилага чуждото законодателство; за да даде лиценз, трябва да регистрира патент и в страната на лицензополучателя. Трябва да се прилага правото на лицензополучателя (там е регистриран патентът), ако не е уговорено друго - ще се действа, произвежда в тази страна.
4. Лицензионен договор при лицензионна готовност (виж М. Павлова, стр.198-213) - чл. 30 ЗП.
4.1. Фактически състав.
1) Декларация за лицензионна готовност. С нея се изразява готовност да се отстъпи неизключителна лицензия на всеки, който желае да използва техническото решение, срещу справедливо възнаграждение.
- Такава декларация може да направи заявителят или патентопритежателят.
- Не трябва да е предоставена вече изключителна лицензия.
- Трябва да се индивидуализира нематериалният обект.
- Ограничение на възможните лицензионни права не е забранено, но се смята, че поради целта на института (използване от всеки, който пожелае) не е допустимо.
2) Молба до ПВ за публикуване на декларацията в бюлетина. Разпореждането за публикуване е административен акт, няма специален ред за обжалване - атакува се по ЗАП.
3) Публикуване.
4.2. Последици.
1) Заявилият лицензионна готовност се лишава от правата да използва обекта и да отстъпва изключителна лицензия.
2) Потестативно право за всяко лице, което желае да използва нематериалното благо, да предизвика пораждане на лицензионно правоотношение
3) Таксите за поддържане на патента са 50%.
4.3. Възникване на лицензия - с волеизявление до заявителя за готовност за придобиване на лицензия по право. Трябва да е писмено (от чл. 587, ал. 2 ТЗ). Договорът се сключва с достигане на изявлението до заявителя (чл. 14, ал. 1 ЗЗД).
4.4. Възнаграждение - може да се определи предварително, но и след възникване на лицензионното правоотношение по съгласие на страните или по съдебен ред.
4.5. Чл. 30, ал. 4: Лицензополучателят може във всеки момент писмено да се откаже от лицензията, като уведоми за това патентопритежателя. Чл. 30, ал. 6 и 7: лицензодателят може да поиска прекратяване на лицензионната готовност, но придобитите и поискани вече лицензии се запазват.